2023-04-07 09:22:29
近日，筆(bǐ)者看到两份商(shāng)标转让申请补正通知书，该补正理(lǐ)由不算常见但也应该不少见。该理(lǐ)由筆(bǐ)者是觉得在未提交商(shāng)标注册申请前的商(shāng)标设计阶段就应可(kě)避免。故我们来谈谈到底是何补正理(lǐ)由，可(kě)在商(shāng)标设计阶段防患于未然。
基本情况
2018年3月，商(shāng)标注册人甲公司在某类商(shāng)品上申请注册了“BM+A CO.,LTD”商(shāng)标（简称1号商(shāng)标），“BM”為(wèi)该商(shāng)标的显著识别部分(fēn)，而“A CO.,LTD”為(wèi)非显著识别部分(fēn)，系该商(shāng)标注册人甲公司的英文(wén)名称，该商(shāng)标在2019年2月被核准注册。
在此之前，甲公司早在同一类别的类似商(shāng)品上持有(yǒu)与1号商(shāng)标构成近似商(shāng)标的“BM”注册商(shāng)标（简称2号商(shāng)标），该商(shāng)标主要是由显著文(wén)字“BM”构成，并未含有(yǒu)公司英文(wén)名称“A CO.,LTD”。
2022年12月，甲公司向國(guó)家知识产权局提交了上述两件商(shāng)标的转让申请，申请将上述商(shāng)标均转让给受让人-自然人李四。该两份转让申请经國(guó)家知识产权局审查，认為(wèi)需要作以下补正：
1、1号商(shāng)标的补正理(lǐ)由為(wèi)：因1号商(shāng)标包含有(yǒu)公司英文(wén)名称，与实际受让人名义不一致，请补充提交该商(shāng)标不会致相关消费者发生混淆误认的使用(yòng)证据材料。
（1号商(shāng)标转让补正通知书截图）
2、2号商(shāng)标的补正理(lǐ)由為(wèi)：因第XX号商(shāng)标（即本文(wén)1号商(shāng)标）包含有(yǒu)公司英文(wén)名称，与实际受让人名义不一致，请补充提交该商(shāng)标不会致相关消费者发生混淆误认的使用(yòng)证据材料。
（2号商(shāng)标转让补正通知书截图）
简要分(fēn)析
1、1号商(shāng)标的补正理(lǐ)由可(kě)理(lǐ)解為(wèi)，假设该商(shāng)标核准转让至受让人李四名下（经搜索，李四是甲公司的股东），因该商(shāng)标包含有(yǒu)甲公司的英文(wén)名称“A CO.,LTD”，故后续在市场上使用(yòng)就可(kě)能(néng)会使消费者对商(shāng)品来源产生混淆误认。即消费者在识别该商(shāng)标时，会可(kě)能(néng)因该商(shāng)标含有(yǒu)甲公司的英文(wén)名称，会认為(wèi)该商(shāng)标还是来源于甲公司的，就不会将商(shāng)品来源指向李四了。所以该转让申请应该是构成了《商(shāng)标法》第四十二条第三款所指的“对容易导致混淆或者有(yǒu)其他(tā)不良影响的转让”之情形。
2、2号商(shāng)标是因為(wèi)与1号商(shāng)标系同一注册人甲公司所持有(yǒu)的使用(yòng)在同一种或类似商(shāng)品上的近似商(shāng)标，故以《商(shāng)标法》第四十二条第二款“商(shāng)标注册人对其在同一种商(shāng)品上注册的近似的商(shāng)标，或者在类似商(shāng)品上注册的相同或者近似的商(shāng)标，应当一并转让”来看，若1号商(shāng)标不能(néng)克服补正理(lǐ)由未能(néng)核准转让，那与之构成近似商(shāng)标的2号商(shāng)标当然也不会转让成功。也就是说，2号商(shāng)标的转让已被1号商(shāng)标的存在挡住了。
综合以上情况，我们来一一分(fēn)析，筆(bǐ)者认為(wèi)，上述转让申请除了提供使用(yòng)证据证明不会使消费者产生混淆误认进行补正外，我们或许可(kě)从另一条路来走，此路可(kě)能(néng)畅通，但是需要花(huā)费的时间会较長(cháng)。
第一，因為(wèi)1号商(shāng)标与2号商(shāng)标的显著文(wén)字相同是属于近似商(shāng)标的，那為(wèi)了不影响2号商(shāng)标的转让，那当下可(kě)尽快对1号商(shāng)标提出商(shāng)标注销申请，同时在法定期限内对2号商(shāng)标作出补正，说明1号商(shāng)标目前已在办理(lǐ)注销中，若1号商(shāng)标注销即权利状态无效后，那其就不会影响2号商(shāng)标的转让。接着，待2号商(shāng)标被核准转让至受让人李四后，李四可(kě)在同一种或类似商(shāng)品上提交与1号商(shāng)标的商(shāng)标样式（删除公司英文(wén)名称“A CO.,LTD”）相同的商(shāng)标注册申请（简称3号商(shāng)标）。若3号商(shāng)标被核准注册，那从结果来看，受让人李四算是成功持有(yǒu)这枚1号商(shāng)标（删除了公司英文(wén)名称“A CO.,LTD”的）了。不过，此方式需要耐心等待，自提交商(shāng)标注册申请到核准注册预计最快6个月时间，且存在一定风险，不能(néng)百分(fēn)百保证注册成功。
第二，假设甲公司未持有(yǒu)2号商(shāng)标也就是该商(shāng)标未一并办理(lǐ)转让的话，那我们就只针对1号商(shāng)标的补正来展开谈谈。当下，建议甲公司尽快再提交一份不含有(yǒu)公司英文(wén)名称的“BM”商(shāng)标（简称4号商(shāng)标）的注册申请，待该商(shāng)标核准注册后，将之前含有(yǒu)“公司英文(wén)名称”的1号商(shāng)标办理(lǐ)注销，同时将新(xīn)的4号商(shāng)标转让至李四。4号商(shāng)标未含有(yǒu)公司英文(wén)名称，所以该份转让申请应该不会出现上述需补正的理(lǐ)由了，那应该是不会遇上“路障”可(kě)顺利转让成功。不过，该方式同样存在风险，不能(néng)百分(fēn)百保证4号商(shāng)标能(néng)注册成功，且需要花(huā)费时间等待商(shāng)标注册申请审查。
商(shāng)标对比图
注：该商(shāng)标名称“BM”只是代称，并非是实际的商(shāng)标名称
一点建议
到此，我们已经谈了上述商(shāng)标带有(yǒu)公司名称的转让申请如何能(néng)够实现转让成功的方式，那现在我们来浅谈下為(wèi)何甲公司在进行商(shāng)标设计时，要加上公司英文(wén)名称呢(ne)。筆(bǐ)者是这么猜测的，甲公司在商(shāng)标样式上加上公司英文(wén)名称的设计，应该是為(wèi)了更加直观让消费者在认读该商(shāng)标时，就可(kě)以将该商(shāng)标的商(shāng)品来源直接指向自己，方便消费者记忆。如果甲公司后续不会将商(shāng)标进行转让，商(shāng)标权利人一直都是自己（与商(shāng)标中的公司英文(wén)名称一致），那此举并无大碍。
所以，筆(bǐ)者建议，各位商(shāng)标申请人在进行商(shāng)标设计时，要慎重考虑在商(shāng)标名称中加一些后续可(kě)能(néng)会导致混淆误认情况出现的要素。比方说，商(shāng)标名称中不需要加公司中英文(wén)名称，商(shāng)标经过您日积月累的大量宣传使用(yòng)并具有(yǒu)一定知名度后，消费者自然就可(kě)将商(shāng)品来源直接指向权利人，并不需要借助商(shāng)标中含有(yǒu)公司中英文(wén)名称才可(kě)准确识别来源。筆(bǐ)者觉得，独创显著性强且外观简洁的商(shāng)标会更加容易使公众识别并记忆，商(shāng)标在设计阶段中加了太多(duō)不必要的构成要素，在日后反而可(kě)能(néng)会成為(wèi)“画蛇添足”。
回到标题，商(shāng)标名称带有(yǒu)商(shāng)标权利人的“公司名称”，办理(lǐ)商(shāng)标转让至与“公司名称”不符的受让人，到底行不行？只能(néng)说，个案不同，具體(tǐ)情况需具體(tǐ)分(fēn)析，但就从本案来看，该类转让“寸步难行”！
相关法律
《中华人民(mín)共和國(guó)商(shāng)标法》
第四十二条第二款：转让注册商(shāng)标的，商(shāng)标注册人对其在同一种商(shāng)品上注册的近似的商(shāng)标，或者在类似商(shāng)品上注册的相同或者近似的商(shāng)标，应当一并转让。
第四十二条第三款：对容易导致混淆或者有(yǒu)其他(tā)不良影响的转让，商(shāng)标局不予核准，书面通知申请人并说明理(lǐ)由。
